申请人将撰写完成的专利申请文件提交到国家知识产权局以后,在该专利申请授权前或授权后,申请人均可以依照我国《专利法》以及《专利法实施细则》的规定,对该专利的申请文件进行修改。对于修改时机和修改依据,下面进行详细阐述:
一、依据《专利法》第33条的规定进行修改
《专利法》第33条规定:申请人可以对其专利申请文件进行修改,但是,对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围,对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。
因此,在对发明的申请文件的权利要求进行修改时,修改后的权利要求需要符合《专利法》第33条的规定,即修改后的权利要求不能超出原说明书和权利要求书所记载的范围。
那么,如何判断修改后的权利要求是否符合《专利法》第33条的规定呢?《专利审查指南》第二部分第八章5.2.1.1中明确说明:“原说明书和权利要求书记载的范围包括原说明书和权利要求书文字记载的内容和根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容”。也就是说,修改后的权利要求需满足A or B两个条件中的任意一个即可满足《专利法》第33条的规定。A:修改后的权利要求在原说明书和权利要求书中有明确的文字记载;B:修改后的权利要求在原说明书和权利要求书中虽然没有明确的文字记载,但是,可以根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定。
二、依据《专利法实施细则》第51条的规定进行修改
《专利法实施细则》第51条规定了两种修改的情况:一种情况是主动修改,另一种情况是被动修改。
主动修改:《专利法实施细则》第51条第1款规定:发明专利申请人在提出实质审查请求时以及在收到国务院专利行政部门发出的发明申请进人实质审查阶段通知之日起的3个月内,可以对发明专利申请主动提出修改。
被动修改:《专利法实施细则》第51条第3款规定:申请人在收到国务院专利行政部门发出的审查意见通知书后对专利申请文件进行修改的,应当针对通知书指出的缺陷进行修改。
三、依据《专利法实施细则》第69条的规定进行修改
《专利法实施细则》第69条第1款规定,在无效宣告请求的审查过程中,发明或者实用新型专利的专利权人可以修改其权利要求书,但是不得扩大原专利的保护范围。
《专利审查指南》对其修改原则做出了相关规定,即发明或者实用新型专利文件的修改仅限于修改权利要求书,其原则是:(1)不得改变原权利要求的主题名称;(2)与授权的权利要求相比,不得扩大原权利的保护范围;(3)不得超出原说明书和权利要求书记载的范围;(4)一般不得增加未包含在授权的权利要求书中的技术特征。”
综上所述,专利申请授权前权利要求的修改,是以说明书为依据,因此说明书的撰写,对代理人来说是一个重大的考验,说明书撰写的内容丰富与否,实施方式是否多样化,对权利要求修改时的可选择性产生至关重要的影响,而在无效宣告程序中,前期权利要求书的撰写则显得更为重要。